Псевдоним vs Товарный знак: один случай из практики Роспатента

Юрист Nasonov, Pirogov & Partners Дарья Смолина поделилась на Закон.ру своими размышлениями об интересном случае противостояния регистрируемого товарного знака и псевдонима.


Недавно наша команда столкнулась с интересным кейсом в сфере регистрации товарного знака.

Небольшая история: нашим клиентом подана заявка на регистрацию товарного знака на латинице. Через некоторое время на заявку от гражданина поступает обращение, которое сводится к наличию у этого лица творческого псевдонима — заявленного на регистрацию обозначения на кириллице. Как утверждает гражданин, он давно работает в бьюти-сфере, является лауреатом многих конкурсов, известен в определенных кругах под своим творческим псевдонимом. Гражданин утверждает, что не давал клиенту согласия на регистрацию товарного знака и просит отказать в его регистрации по причинам тождества обозначения с его творческим псевдонимом (п. 9. ст. 1483 ГК РФ).

Мнение ФИПС по данному обращению выражено достаточно формально — клиенту направлено уведомление с предварительным отказом в регистрации по мотиву тождества обозначения и творческого псевдонима и отсутствия согласия обладателя последнего (заинтересованного лица). При этом никак не исследован вопрос о степени известности заинтересованного лица, наличия у лица в действительности творческого псевдонима.

В данной заметке я постараюсь раскрыть основные критерии-тезисы, к которым мы пришли в результате работы с предварительным отказом в регистрации товарного знака по мотивам тождественности с творческим псевдонимом известного лица (подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).

1. Псевдоним должен быть творческим, т. е. связанным с созданием его обладателем произведений науки, литературы, искусства.

Данный критерий можно легко обнаружить путем внимательного прочтения подп. 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. В нем после упоминания про псевдоним следуют две ссылки на нормы ГК — п. 1 ст. 1265 ГК РФ (право авторства и право автора на имя), подп. 3 п. 1 ст. 1315 ГК РФ (права исполнителя). Следовательно, запрет, установленный в п. 9. ст. 1483 ГК РФ, относительно регистрации товарного знака, тождественного творческому псевдониму известного лица, не распространяется на деятельность, не связанную с созданием объектов авторского права.

Действительно, данный критерий представляется логичным: если допустить, что лицо считает, что работает под псевдонимом, и занимается, например, массажем — как этот факт может помешать регистрации товарного знака с таким же обозначением? Считаю, что никак, поскольку (1) это лицо не создает произведения искусства, науки, литературы (авторское право на его деятельность как массажиста не распространяется), (2) степень известности данного лица вызывает сомнения (об этом см. следующий пункт).

Предположу, что данный критерий может вызвать вопросы коллег (более того, в судебной практике мы не нашли ему явного подтверждения). Взять, к примеру, дело об оспаривании правовой охраны товарного знака «Гагаринский» в рамках возражений наследников Гагарина Ю.[1] В исходном деле суд принял сторону наследников Гагарина Ю., но какое решение было бы если бы Юрий Алексеевич имел не фамилию, а псевдоним «Гагарин»? Как были бы оценены обстоятельства его всемирной известности как личности? Думается, то финальное решение СИП бы не изменилось.

2. Обозначение должно обладать широкой известностью в Российской Федерации в качестве псевдонима конкретного лица.

Данный критерий должен быть доказан заинтересованным лицом. В дело идут множество приемов: чаще всего принимаются во внимание статьи из Википедии, посвященные заинтересованным лицам[2], публикации в социальных сетях (большое количество лайков и просмотров видео), освещение на телевидении, радио, а также данные о возможных гастролях исполнителя по всей стране (выступления автора)[3].

При этом подчеркну, что материалы рассматриваются Палатой по патентным спорам и СИП в их совокупности и множестве, иначе известность может быть признана отсутствующей или недостаточной.

Например, в одном акте СИП указал, что для вывода об известности лица наличия нескольких публикаций в сети Интернет является явно недостаточным[4], в другом — Палата по патентным спорам и СИП согласились, что известность должна быть подтверждена на территории всей Российской Федерации, а не среди узкой группы лиц (определенных кругах).

При этом отметим, что ранее СИП не использовал столь жестких критериев известности — достаточно было доказать известность как таковую, «включая известность в определенной производственной области"[5].

3. У потребителя должны быть стойкие ассоциативные связи между личностью и спорным обозначением (псевдонимом).

В судебной практике данный критерий представлен как обязанность заявителя возражений представить доказательства, подтверждающие возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами (услугами) (спорным обозначением) и лицом со спорным псевдонимом[6].

В качестве таких доказательств принимаются данные об общем объеме и интенсивности оказания услуг, о затратах на рекламу, о степени информированности потребителей, включая результаты социологического опроса, сведения о публикациях в средствах массовой информации и в интернете[7], ссылки на активное использование обозначения до даты приоритета заявки[8].

Таким образом, можно сформулировать три основных критерия, при наличии которых можно в уверенностью утверждать о наличии у лица творческого псевдонима, способного привести к отказу в регистрации сходного (в нашем случае на двух языках, обозначение фактически не тождественно) обозначения в качестве товарного знака.

При этом надеюсь, что этот чек-лист может помочь сразу двум сторонам: заявителю, которому приходит уведомление о предварительном отказе для подготовки доводов, так и лицу, чей творческий псевдоним без согласия хотят зарегистрировать в качестве товарного знака.

Но проблема, с которой столкнулся клиент, приводит к размышлениям более глубоким. Логичным становится вопрос: сложившаяся ситуация отражает общую тенденцию в работе Роспатента или это единичный случай?

Ведь получается, любое заинтересованное лицо, считая, что заявка на регистрацию товарного знака противоречит законодательству, вправе подать в ФИПС обращение, при этом не представляя каких-либо убедительных аргументов наличия у этого лица описанных ранее критериев (как в нашем случае). При этом ФИПС реагирует на обращение и направляет предварительный отказ в регистрации заявителю.

Грустно, но результат в данной ситуации целиком зависит от активных действий заявителя, ведь именно на него перенесено бремя доказывания законности регистрации обозначения (отсутствия указанных выше критериев) для ФИПС.


[1] Финальный судебный акт в деле: Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2015 № С01−273/2013 по делу № СИП-46/2013;

[2] Имя ZEGNA (Эрменеджильдо Зенья — известный итальянский модельер) — Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу № СИП-1010/2014, Заключение Палаты по патентным спорам от 14.03.2017; творческий псевдоним «Гуф» в Решении Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2015 по делу N СИП-1010/2014, Заключение Палаты по патентным спорам от 14.03.2017 (Приложение к решению Роспатента от 11.04.2017 по заявке № 2 006 714 334)

[3] Заключение Палаты по патентным спорам от 25.04.2019 (Приложение к решению Роспатента от 27.05.2019 по заявке N 2 014 731 418);

[4] Решение СИП от 22.05.2019 по делу № СИП-858/2018;

[5]Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2014 по делу № СИП-265/2014;

[6] Заключение Палаты по патентным спорам от 27.03.2019 г. (Приложение к решению Роспатента от 29.04.2019 по заявке № 2 017 737 382); Решение Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2019 по делу № СИП-858/2018;

[7] Заключение Палаты по патентным спорам от 12.03.2019 (Приложение к решению Роспатента от 15.04.2019 по заявке № 2 017 737 360);

[8] Заключение Палаты по патентным спорам от 26.09.2018 (Приложение к решению Роспатента от 09.11.2018 по заявке № 2 015 700 838)

18 ОКТЯБРЯ / 2019